Varemerket må være et «tegn»

At det stilles krav til at et varemerke må være et tegn, fremstår kanskje åpenbart. Hva som er et «tegn» er ikke like rett frem. Tegnet må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.^{*Jf. varemerkeloven § 2 (1).} Lovbestemmelsen angir en rekke eksempler på slike tegn; «ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje». I prinsippet kan alle typer tegn som er egnet til å signalisere at en vare eller tjeneste stammer fra virksomhet A i stedet for virksomhet B, beskyttes som varemerker, såfremt lovens øvrige vilkår er oppfylt. Dette vilkåret utgjør sjelden en utfordring i praksis.

For varemerker som skal registreres, må tegnet i tillegg kunne gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan oppfatte hva som er dekket av varemerkeregistreringen.^{*Jf. varemerkeloven § 14 (1) første punktum.} Både ord og figurer kan åpenbart gjengis grafisk i registeret, men også lydmerker – som f.eks. en jingle – kan registreres ved at man enten angir notene i melodien, eller ved publisering av en lydfil. Når det gjelder f.eks. luktmerker og smaksmerker er det vanskeligere. Det er antatt at et varemerke kan være et lukt-/smaksmerke, men foreløpig har man ikke funnet noen hensiktsmessig gjengivelsesmetode. Det kan likevel ikke utelukkes at teknologiske fremskritt kan gjøre det mulig på et senere tidspunkt.

Varemerket må ha særpreg og kan ikke være beskrivende

Et varemerke må også ha særpreg.^{*Jf. varemerkeloven §§ 2 (1) og 14 (1).} Kravet til særpreg innebærer at tegnet må være distinktivt for de varene og tjenestene som rettigheten gjelder – det må altså være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Særpregskravet sikrer at varemerker oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen, som altså bidrar til å informere forbrukerne om produktets kommersielle opprinnelse og styrker assosiasjonsevnen mellom tegnet og konkrete varer eller tjenester.

Hvorvidt et varemerke har særpreg, vurderes opp mot de varene eller tjenestene eneretten skal dekke.^{*Varemerker som registreres for vare- og tjenesteklasser som angir hvilke varer og tjenester man søker beskyttelse for når det gjelder eneretten til varemerket.} Et ordmerke som «bikini» vil for eksempel kunne ha særpreg dersom det registreres for mat og drikke, mens det derimot vil mangle særpreg ved registrering for klær og badetøy. Nært forbundet med særpregskravet henger nemlig forbudet mot beskrivende varemerker i varemerkeloven § 14 (2), som innebærer at det ikke kan registreres varemerker som angir eller betegner selve varen eller tjenesten det skal ha beskyttelse for. Begrunnelsen er friholdelsesbehovet og hensynet til sunn konkurranse. Andre næringsdrivende har nødvendigvis behov for at beskrivende ord og betegnelser står til deres disposisjon i markedsføring av varer og tjenester. Man kan altså ikke registrere «revisor» som varemerke for revisjonsvirksomhet, for å bruke et veldig åpenbart eksempel på både manglende særpreg og at et merke ville være beskrivende.

Kjennetegn som ikke kan registreres, kan ha et visst vern etter andre lover, for eksempel markedsføringsloven. Vi går ikke inn på dette i denne artikkelen.

Varemerket kan ikke være identisk eller mulig å forveksle med eksisterende rettigheter

At varemerker er underlagt noens enerett, innebærer følgelig at nye varemerker ikke kan være identiske eller mulig å forveksle med eksisterende varemerker som noen har rettigheter til. Registreringsforbudet følger av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 (1), og gjelder både for tilfeller der tegnene og varene eller tjenestene de brukes for er identiske, og der de bare er lignende. Man kan heller ikke oppnå innarbeidelsesvern for varemerker som er identiske eller mulig å forveksle med eksisterende registrerte eller innarbeidede rettigheter.

Registrering av varemerker

Den vanligste og mest praktiske måten å beskytte varemerker på er gjennom registrering i Patentstyrets register. Patentstyret er et statlig forvaltningsorgan, som – i tillegg til varemerker – forvalter registrerte patenter og design.

I søknaden om registrering må det angis hvilke varer og/eller tjenester varemerket søkes beskyttet for. Patentstyret vurderer så om varemerket oppfyller registreringsvilkårene, herunder om merket har særpreg og ikke er identisk eller mulig å forveksle med tidligere registreringer. Varemerkesøknader blir offentlig tilgjengelige i Patentstyrets register kort tid etter at de inngis, og forblir offentlige uavhengig av om søknaden innvilges eller ei. Det er søknadsdagen som bestemmer prioritetstidspunktet, og det er «først i tid, best i rett»-prinsippet som gjelder dersom det inngis flere søknader om registrering av identiske eller merker som er mulig å forveksle. Et registrert varemerke nyter vern i ti år, og kan fornyes med ti år av gangen uten noen øvre tidsramme.

Hvem som helst kan søke på varemerker og innehavere i Patentstyrets register. Man kan altså enkelt skaffe seg oversikt over et selskaps registrerte varemerkeportefølje. Det gjelder imidlertid ingen plikt til å melde inn overdragelser, lisenser eller andre eierskapsendringer til Patentstyret. Informasjon om eierskap må derfor leses med et visst forbehold. Nettopp av den grunn er det også viktig at varemerkeverdiene fremgår av selskapets årsregnskap. Vårt inntrykk er likevel at de fleste selskaper som har et bevisst forhold til egen varemerkebeholdning, er opptatt av å holde registeret oppdatert.

En konsekvens av – og begrunnelse for – at varemerkeregisteret er offentlig, er at tredjeparter på ulike måter kan angripe Patentstyrets søknadsbehandling eller den enkelte registrering dersom man mener at merket er uregistrerbart eller ugyldig. Dette kan gjøres enten ved protest (før søknaden er behandlet), innsigelse (innen tre måneder etter registreringen er kunngjort), eller ved krav om administrativ overprøving (etter at innsigelsesfristen er utløpt). Varemerkeregistreringer kan også bringes inn for domstolene, f.eks. med krav om ugyldighet eller at en annen part er rette innehaver.

For at det vernet man får ved beskyttelse skal bestå, er det sentralt både at varemerket brukes og at man forsvarer varemerket mot andre og konkurrerende merker. Ved manglende bruk eller ved passivitet i fem år kan man, noe forenklet, etter nærmere regler miste rettigheter til merket eller til å gripe inn mot andres bruk av et annet merke.

Innarbeidelse av varemerker

Varemerkebeskyttelse kan også oppnås gjennom såkalt innarbeidelse.^{*Jf. varemerkeloven § 3 (3).} Vernet oppstår ved at tegnet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». Kort og forenklet forklart går det ut på at varemerker som er så kjente at omsetningskretsen assosierer merkene med bestemte varer og tjenester, undergis en enerett for den berettigede, selv om det ikke er registrert og til og med ikke kunne registreres. Som regel vil det ligge forholdsvis intensiv innsats bak et innarbeidet varemerke, både i form av markedsføring og etablering av goodwill og markedsposisjon.

Utgangspunktet for vurderingen av innarbeidelse er hvordan «omsetningskretsen» oppfatter merket. Omsetningskretsen er den personkretsen som de aktuelle varene eller tjenestene tilbys til, det være seg forbrukere eller næringsdrivende eller begge deler. Det er tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av denne personkretsen oppfatter at merket brukes som noens særlige kjennetegn. At merket må være «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn», innebærer at merket må ha oppnådd en betydelig goodwillverdi for bestemte varer og tjenester. Det er altså en relativt høy terskel for vern.

I prinsippet har man samme beskyttelse for innarbeidede varemerker som for registrerte. Likevel er det store fordeler knyttet til registrering. Ettersom innarbeidelsesvernet oppstår mer «organisk» enn en registrert varemerkerett, vil man normalt ikke få en sikker konstatering av at merket faktisk er innarbeidet før Patentstyret eller domstolen tar stilling til spørsmålet, typisk i forbindelse med et spørsmål om rettighetskonflikt. I slike tilfeller vil den som påstår å ha innarbeidet varemerket som regel måtte fremlegge dokumentasjon for innarbeidelsens omfang og intensitet, samt omsetningskretsens assosiasjonsevner. Det er altså knyttet mindre notoritet til en innarbeidet varemerkerettighet kontra et registrert varemerke. En innarbeidet varemerkerett består også kun «så lenge» det er «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Det innebærer at rettighetene vil bortfalle av seg selv dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt – til forskjell fra registrerte varemerker som består så lenge innehaveren fortsetter å betale fornyelsesavgift.

Noen særskilte utfordringer knyttet til innarbeidede varemerker

I noen sammenhenger kan det være utfordrende å avgjøre hvem som eier den innarbeidede varemerkeretten. Hvilket rettssubjekt rettighetene tilfaller, er nemlig ikke eksplisitt regulert i varemerkeloven utover at det må være «noens» merke.

Bestemmelsen i § 3 (3) regulerer primært hva som skal til for at rettighetene oppstår. I de fleste tilfeller er imidlertid ikke eierskapsspørsmålet tvilsomt. Hvis en aktør alene har brukt et kjennetegn for sine egne varer og tjenester, tilfaller rettighetene åpenbart vedkommende. Der flere aktører har vært involvert i bruken av varemerket i ulik grad, kan det være mer tvilsomt. Det kan eksempelvis dreie seg om en utleier av et næringslokale, som har hatt flere leietakere som har benyttet samme kjennetegn for virksomheten sin – for eksempel et bakeri – fra de aktuelle lokalene over en lang periode.

Varemerket blir da typisk innarbeidet for blant annet bakervarer og kafétjenester. Er det da utleier eller leietaker som har rettighetene til det innarbeidede varemerket? Spørsmålet har ingen klar løsning i rettspraksis, og vil trolig bero på en svært konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Etter vår oppfatning vil svaret antageligvis avhenge av hvem av partene som har forestått innarbeidelsen av og investeringene i varemerket.

Dersom leietakernes bruk av varemerket har foregått helt uten innflytelse fra utleieren, ved at leietakerne selv har valgt varemerket, markedsført tjenestene sine under varemerket og båret alle kostnader knyttet til dette, er det naturlig at leietakerne alene er rettighetssubjekter. Dersom det derimot er utleier som velger varemerket og pålegger leietakerne å bruke dette, kan det i større grad være rimelig at utleier anses som innehaver, eventuelt at rettighetene tilfaller begge parter i sameie. Som nevnt nedenfor i punktet «Hvorfor det er viktig å identifisere et selskaps varemerkeverdier i regnskapet», kan et sentralt bevisspørsmål her være partenes bevissthet rundt varemerket på tidligere tidspunkt. Kan det dokumenteres at partene har hatt et bevisst forhold til eget eierskap, vil det antageligvis styrke troverdigheten til den som påstår å ha bedrevet markedsinnsats for å etablere og opprettholde innarbeidelsesvernet. I arbeidet med å dokumentere rettigheter i slike tilfeller, vil selskapenes årsrapporter og årsregnskaper kunne ha betydning.

Problemstillinger knyttet til hvorvidt en varemerkerett er stiftet, og hvem som eventuelt eier denne, vil man i større grad unngå dersom man i stedet er tidlig ute med registrering av varemerket. For selskaper som er opptatt av å beskytte egen varemerkeportefølje og som ønsker å maksimere sin kommersielle utnyttelse, kan et rent innarbeidelsesvern være en risikabel rett å belage seg på. Vår oppfordring til klienter er som regel alltid å søke om registrering av varemerket.